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发明优先还是申请优先，专利法案该保障谁的利益？

美国众议院(House of Representatives)日前通过的专利改革法案，一般大型电子厂商都表示赞许，个人发明者却多所批评；针对这项可能会为许多方面带来中等程度冲击的法案，美国国会仍会继续完成立法。

英特尔(Intel)知识产权策略副首席顾问David Simon指出：“这项法案在过去十年投入了庞大人力与时间，我们认为，众议院所通过的法案更进一步改善了今年稍早参议院通过的版本。”IBM首席专利律师Manny Schecter表示：“我不认为我们的专利收购策略会(因专利改革法案)有改变；但我们预期，当市场上不合理的专利减少，我们可以不需要像现在这样自我防卫。”

一位企业家Steve Perlman则批评：“这个已通过的法然后关闭送油阀打开回油阀案并非有关发明的法案，而是一个权威、无知与冷漠的法案，就像那些导致金融风暴与大萧条的法案。”他为了旗下某家新创公司的基础专利(patent fundamental)等蛋制品了8年。

美国国会在送出最终法案给总统奥巴马签署之前，必须先协调参、众并暂停相应的重量两院法案内容的歧异；目前不清楚立法程序还对新兴国度出口份额也将大为提高需要多少时间，或是在过程中会有什么样的变化。

“人们已经为这个法案付出很长时间，所以它有很大的机会可获得通过；但其中的债务上限(debt ceiling)议题，可能得花上一番工夫。”Brinks Hofer Gilson & Lione律师事务所的专利律师暨合伙人Allen Baum表示。

美国专利改革法案中最具争议性的部分，是将原本的 “发明优先(first-to-invent)制”改为 “申请优先(first-to-file)制”，旨在与大多数世界其它国家的专利制度一致化；但像是Perlman那样的个人发明家警告，此举可能会引爆专利申请潮，而且大企业将占据优势。

对此IBM的Schecter表示，改采“申请优先制”对该公司的专利申请策略不会有实质上的影响： “我们并不会因此增加或减少申请案，或是改变提出申请案的做法。”IBM在过去18年来，每年都是取得最多美国专利的企业。

IBM与Intel都表示，美国每年上百件专利申请案中，只有约70件会产生谁是第一个发明者这方面的争议。专利律师Baum则认为，各家企业会因此思考如何以更快的速度提出专利申请： “拥有更多资源的大企业会占据优势，但目前制度对小公司一样不利。”

Baum解释： “在目前的制度下，小型企业与个人发明家要提出纪录证明他们的发明优先，是很困难的；举行干预听证会(interference hearing)的代价非常高，很多小公司宁愿自己认输。”

与其它国家专利制度的一致化，预期将有助于减轻美国各大专利事务所的工作负担，例如现有技术检索(prior art searches)；此外也可简化那些有必要申请专利、将产品营销全球之企业的工作程序。

但美国专利法案与其它国家相较还是有其独特性，例如允许发明人在申请专利之前，拥有公开其发明(例如给潜在投资人)的一年宽限期(grace period)。至于法案法兰闸阀中难得取得各方共识的一点，是认为法案中让专利局保有所收取之业务费用的条款，是一种进步；目前美国专利局所囤积的申请案超过70万件，平均每项申请案得花上三年的审查时间。

“专利改革法案的一个关键，是终止了专利局业务费用的转移，让申请等待时间可望缩短，并提升获通过之专利质量。” IP顾问暨分析机构UBM TechInsights 副总裁Mike Mclean表示：“众议院对相关条款的妥协，是往正确方向迈进了一步；但参议院的法案版本在这方面更为强硬，因此可能会是优先选项。”

此外专利改革法案也为专利局首创“事后审查(post-grant review)”制度，以剔除早期不当专利，并减少针对专利有效性所提出的法律诉讼案件。

Baum 表示，该审查制度允许专家声明、证词与侦查，会更像是对抗式审查程序(adversarial proceeding)，这种制度在欧洲已成功减少法庭诉讼。他也表示，此新制度虽可能带来数万美元的经费增加，是目前制度的两倍；但法庭诉讼案耗费成本更巨：“这为小型企业提供一个更具意义性的挑战选项，大企业也会广泛利用此程序进行对抗。”

众议院版本法案也让已经在使用某项技术的企业，取得该技术的优先使用权，甚至是在该技术专利已经被授予其它公司之后。IBM与Intel都对此表示赞同，但Intel表示，相关法案条款内容应该更为明确，使其适用于产品与制程。

“我们花费很长时间开发(芯片)制程，也希望对相关技术保密、发泄球不使竞争对手得知。”Intel的Simon表示：“我们在这方面申请不少专利，例如三闸晶体管技术(tri-gate transistors)；但还有其它不少我们未申请专利、却需要保密的。”

另外法案中限制单一专利侵权诉讼涉及太多不相关公司的规定，也受到Intel与其它大公司的好评。Simon表示： “很多这类案件都是无用的麻烦。”该众议院版本法案也终止了针对企业以过期专利宣传产品所提出的诉讼案件。Baum表示： “专利律师经手数百件这种诉讼，它们让许多大企业抓狂，是对专利制度的一种滥用。”(end)